有意在美国取得专利保护的中国企业,需要注意中美两国对优先权认定的差异,才能获得预期的保护效果。我们必须了解美国专利法对优先权的认定,并调整申请策略,这才是真正的应对之策。优先权是专利申请程序中重要的一环,这主要是因为它可以限制专利审查员对专利申请的检索时间范围。也就是说,有了优先权就能将有效的专利申请日期提前,这样就会增加获得专利授权的机会。
中美优先权的差异
巴黎公约(Paris Convention)规定的优先权是1年。这意味着所有中国的专利申请案件,在申请后1年之内,均可以在美国申请专利保护,并且享有在中国的专利申请日期。然而,依照专利合作条约(PCT,Patent Cooperation Treaty),优先权则可以长达32个月之久,也就是说所有在中国申请的专利申请案件,在PCT的时段内可以在美国申请,并且享有在中国的专利申请日期。为此,目前中国的企业多希望用PCT来保障自己专利的优先权。
的确,PCT对优先权的认定与操作,有类似中国专利法的地方。依照PCT的规定,申请人可以列举一个或是数个申请案作为提出优先权请求的依据。我们常常可以看到一个PCT申请案的优先权声明表上列举三四个中国专利的申请案序号。也因此,使得许多中国发明人和专业人士产生了一个误解,以为这就是全世界通用的优先权制度了。其实不然,在中国专利法中,对优先权是这样处理的:在一个专利申请案提交之后, 申请人可以再补充说明书中不足的部分, 只不过根据说明书补充部分所提出的权利要求, 将不享有初始提交日期的优先权。因此从国外到中国的专利申请案,其优先权费用是以每个权利要求来计算和收费的。根据补充说明书部分的技术元素所撰写的权利要求因为不享有优先权, 自然也就无需交费了。
值得注意的是,美国专利法对优先权的认定与此不同。美国优先权不针对每一项权利要求, 而是针对整个申请案的认定。首先, 美国专利的申请费, 并不收取优先权费,这一差异或许使得许多中国的专利代理人反而忽视了中美两国在优先权认定方面的巨大差异。在美国专利申请提交时, 声明(Declaration)中如果注明要求优先权,并且提交优先权证明, 那么整个申请案就享有优先权。也就是说,美国的专利审查员在检索时,对所有的权利要求都以具有优先权的方式处理。表面上看,这好像对中国企业有利,因为有些不应享有优先权的权利要求,也因此享有了优先权,从而大大提高了授权的可能性。其实不然,因为 这些不应具有优先权的权利要求, 已经为专利的有效性埋下了隐忧。更糟糕的是,申请人有可能在申请PCT之后,继续补充和修改说明书,并以最后修改的版本为准在美国提出申请案。
所以,有意在美国取得专利保护的中国企业,需要注意中美两国对优先权认定的差异,才能获得预期的保护效果。比较好的策略是,在中国提交申请后, 不再补充说明书中不足的部分,等到在美国提交之后, 再将原先想要补充的部分加上原申请案的说明书,另外以 "部分连续申请案"

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